Marque vs nom de domaine étranger

[Olivier HC]

Bonjour,

Je souhaite déposer une marque auprès de l'INPI dans plusieurs classes et acquérir le nom de domaine correspondant sous la forme xxx-aaaa.com et xxx-aaaa.fr.

Cette marque n'a pas été déposée en France.

Elle est donc a priori disponible.

Néanmoins, il se trouve qu'il existe en Belgique une société qui exerce dans le même domaine d'activité que celle que je vais créer et qui utilise comme nom de domaine xxxaaaa.com.

Elle n'utilise pas son nom de domaine comme marque apparente.

Je peux bien sûr enregistrer le même nom de domaine mais avec les tirets.

Maintenant, je me demande si je peux prétendre protéger cette marque en France quand bien même elle existerait éventuellement en Belgique (a priori non) et ce, dans le même domaine d'activité. Ce n'est pas une marque notoire, loin de là.

Le site est plutôt connu sous le nom de son auteur.

Si cette société n'a pas déposé son nom en France, je suppose qu'il est disponible ?

Précision : ce site ne propose aucune prestation en France ni ne vend rien à destination de la France.

Je pose la question parce que je ne connais la position actuelle de la jurisprudence sur ce cas précis.

Merci à vous.

Olivier

Modifié 17 Avril 2007 par Olivier HC

[brocexco]

C'est très risqué:

- l'entreprise belge peut avoir l'intention de s'étendre en France;

- elle peut être vigilante sur son image de marque abusivement utilisée par votre site;

- elle peut considérer que vous faites un usage frauduleux de se réputation,

etc. etc.

Je rappelle encore les jurisprudences "la vache qui rit" : les petits astucieux qui ont voulu créer "La vache qui pleure" et "la vache sérieuse" ont du changer de nom et payer de lourdes indemnités.

[Olivier HC]

Certes, mais concrètement, si la marque n'est pas déposée en France, puis-je en demander le dépot ?

Le site belge n'utilise pas cette marque, je ne suis même pas sûr qu'elle soit déposée en Belgique.

Le site est vieux, il ressemble à un site amateur des années 90.

Il n'a aucun backlink, pas de référencement, et introuvable lorsqu'on tape le mot clé concernant son activité. Je suis allé loin dans les pages de Google. J'ai découvert l'existence de ce site très très très confidentiel en vérifiant que le nom de domaine que je croyais avoir inventé était bien disponible.

Je ne pense pas que je puisse raisonnablement, le cas échéant, être taxé de détournement de l'image ou de parasitage.

En revanche, je souhaite savoir si je peux être attaqué à la suite d'un dépot de marque.

Je veux savoir si le site belge ne serait pas fondé à m'attaquer le jour où il estimerait le procès "juteux"...

La JP parle toujours des conflits entre NDD français et marque française, ou alors de NDD étranger reprenant une marque française. Alors que ce que je souhaite, c'est l'inverse, reprendre un NDD étranger et l'enregistrer comme marque.

Il n'y a qu'une seule extension prise, tous TLD confondus.

Par ailleurs, dans ce secteur d'activité, il existe de nombreux NDD que l'on retrouve dans toutes les extensions, avec ou sans tiret, au singulier ou au pluriel, un vrai parasitage permanent. Il n'y a pas encore eu de procès, mais je n'ai pas envie d'inaugurer ce genre de relations !

Modifié 17 Avril 2007 par Olivier HC

[brocexco]

Il ne s'agit pas de savoir si elle est déposée, mais seulement si elle est utilisée antérieurement.

Puisque les jurisprudences "la vache qui rit" ne vous inspirent pas, évoquons la récente affaire de mme Milka XXX, à qu on avait fait le cadeau d'un site Milka.com ou Milka.fr dédié à son activité de mercerie (je crois).

Elle a du femer son site et ne doit plus beaucoup aimer le chocolat.

A partir du moment ou vous utilisez (ou même suggérez) - avec ou sans tiret - un nom approchant un nom déja utilisé (et peu commun), vous êtes en faute.

[Olivier HC]

Alors oui, le nom de domaine existe déjà en Belgique mais la marque n'existe pas ou n'est absolument pas exploitée.

Je pensais que je pouvais enrtegistrer une marque en France même si elle existe éventuellement à l'étranger, dès lors qu'elle n'est pas notoire comme Milka (au contraire, en l'occurrence personne ne la connait) ou que je ne lui porte pas préjudice.

J'ai passé tellement de temps pour trouver ce nom génial que ça m'agace

Etre coincé par un illustre inconnu,

Merci de votre réponse.

[Arlette]

Le site belge n'utilise pas cette marque, je ne suis même pas sûr qu'elle soit déposée en Belgique.

Il faut poser la bonne question

De ce que je comprend tu as trouvé un nom de domaine qui est déjà pris en .be et qui est libre dans les autres ndd. Tu ne sais pas si la marque est déposée en Belgique ou ailleurs. Visiblement ce n'est pas une marque "notoirement connue" en conclusion :

- Si la marque n'est pas protégée (attention il me semble que lorsque tu déposes une marque en France elle est déposée dans certains pays européens en même temps. C'est peut-être le cas si tu déposes aussi en Belgique)

- Si ce n'est pas une marque notoire (c'est à dire connue du grand public sans pour autant être déposée)

- Si les autres ndd sont libres

Et bien tu es tout à fait dans ton droit de prendre les autres extensions.

Le plus simple est de contacter le webmaster du site pour lui demander s'il exerce une activité professionnelle liée à ce domaine. Peut-être a t il fermé boutique.

Pour les procès : "Vache qui rit" : La marque a gagné son procès vu que c'est une marque "Notoirement connue et exploitée". Qui ne la connait pas ?

Pour : "Milka" : La vache violette a gagné le procès car la dame en question utilisait la même couleur que la vache. Couleur qui est déposée, et pareil marque notoirement connue liée qui plus est à la dite couleur.

[Jeanluc]

A mon sens, qu'une marque soit déposée ou pas ne change pas grand chose (sauf pour ceux qui vivent des dépôts de marques). Comme l'a rappelé Arlette, ce qui compte c'est la notoriété et l'utilisation de fait de la marque.

Il y a quelques années, j'ai créé une marque en Belgique et aux Pays-Bas: un nom "original et qui sonnait bien".

Après quelque temps, je me suis rendu compte que le même nom "original et qui sonnait bien" était utilisé, depuis un certain temps, par une firme suédoise, par une firme australienne, par une firme anglaise, chaque fois dans des domaines différents mais proches. Cela n'a jamais posé de problème en Belgique. Aux Pays-Bas, après plusieurs années, j'ai reçu un courrier d'un juriste suédois qui réclamait une indemnisation pour utilisation de leur marque. Nous leur avons répondu que nous l'avions utilisée aux Pays-Bas avant eux, nous leur avons interdit de l'employer aux Pays-Bas et ils n'ont pas insisté.

Ce n'est qu'une expérience, mais je ne pense pas que les principes de base aient changés.

Jean-Luc

[Olivier HC]

Merci Arlette.

Si je peux prendre le nom de domaine, est-ce que je peux aussi déposer la marque ?

Jean-Luc, as-tu déposé ce fameux nom de domaine à l'INPI comme marque ?

C'est surtout ça l'enjeu, je veux être sûr de pouvoir déposer le NDD comme marque.

La notoriété de la marque belge que je croyais avoir inventée et que donc je convoite désormais est nulle en France.

Et même en Belgique, c'est l'auteur du site qui est connu, pas son NDD.

Et nul part n'est fait mention que son NDD est aussi une marque.

Seul le nom de l'auteur du site apparait sur son site.

[Jeanluc]

Jean-Luc, as-tu déposé ce fameux nom de domaine à l'INPI comme marque ?

C'est surtout ça l'enjeu, je veux être sûr de pouvoir déposer le NDD comme marque.

La notoriété de la marque belge que je croyais avoir inventée et que donc je convoite désormais est nulle en France.

Je n'ai pas déposé le nom comme marque à l'INPI, car l'activité en France était marginale. Je n'ai pas déposé la marque ailleurs non plus parce que je n'ai jamais vu l'intérêt d'un dépôt de marque. J'ai cru comprendre que si on est le premier à utiliser une marque, on en est propriétaire exclusif dans tous les pays où on l'utilise activement, même sans aucun dépôt (que je sache, il suffit de conserver des traces d'activité marketing - avec date - pour démontrer l'antériorité).

J'ai aussi été confronté à une situation où je voulais utiliser une marque dans un autre pays, mais une entreprise en fin de vie utilisait le même nom. Je les ai contactés pour demander l'autorisation d'utiliser le nom. La réponse a été "combien vous nous donner pour ça?" (je caricature à peine). On a fini par trouver un accord, mais, si j'avais attendu 6 mois, ils avaient complètement fermé boutique. Donc, à voir au feeling, au cas par cas...

Jean-Luc

[Olivier HC]

Bonsoir,

J'ai fait des recherches sur le registre des marques du Benelux, il n'y a pas d'enregistrement.

D'ailleurs, quand bien même il y aurait un dépôt de marque, il ne serait valable que pour le Benelux, sauf à avoir procédé à une demande d'enregistrement communautaire (pour l'UE) si mes souvenirs sont bons ou à procéder à un enregistrement pays par pays

Le vrai problème, c'est le conflit éventuel entre NDD belge et marque française dans un même secteur d'activité.

J'ai bien envie de tenter le coup !

Jean Luc, l'avantage d'entregistrer une marque, c'est qu'en cas de litige, il n'y a qu'à rapporter la preuve du dépôt.

Par ailleurs, je pense que l'enregistrement peut calmer les ardeurs de tout prétendant.

[bird71]

Méfiance avec tout ce qui touche aux marques et ndd plus ou moins associés!

Pour info, voilà ce qui m'est arrivé, certe ce n'est qu'un cas parmis tant d'autres, mais ça peut donner des indications sur les procédures auquelles ont s'expose sans faire attention!!

Dans mon cas j'avais un domaine du type bbb-xxx.com, le bbbxxx.com existe mais est sur un site parking, bref je décide de déposer la marque "bbb xxx" dans 4 classes en détaillants pas mal de services et produits associés (trop d'ailleurs !! ) en m'inspirant des classes d'une marque d'un site similaire!

2 jour avant la fin du délais de dépot, je reçois une opposition d'une entreprise (une multinationale ) qui possède la marque "bbb", biensur ça passe par un cabinet d'avocats spécialisés (ça se complique...!) Sachant que "bbb" est un terme très générique et très utilisé, dans un domaine tout autre que la fameuse multinationale et que la marque en question n'est pas vraiment connue dans ce domaine! D'ailleurs le site bbb.com existe et n'a pas de rapport avec la multinationale en question...!

Le therme bbb est aussi utilisé sous forme d'association de mots par des centaines voire milliers de sites et de marques et d'entreprises du domaine concerné...

Tout ça pour dire que j'ai du faire appel à un cabinet spécialisé, lui même un peu surpris d'une telle opposition, mais en même temps pas temps que ça puisque que j'avais mentionner un ou deux services similaires (c'est là que j'ai fais une erreur) ! Résultat, il a fallut redéposer en apportant des modifs aux classes et services, en se limitant réellement dans la désignation!!! Re attendre presque 1 an supplémentaire, sans oublier quelques centaines d'euros en plus...! Mon cabinet conseil a également essayer de traiter à l'amiable avec le 1er cabinet, qui n'a m^me pas répondu à leur demande, c'est dire qu'on ne se fait pas de cadeau même entre collègues pourtant aggrés par l'inpi...!!

Ceci dit, la plupart du temps on peut passer à travers sans gêner personne, dans ce cas précis, ça vient du fait qu'un cabinet est en charge de surveiller à l'année les dépot de marque, ce n'est pas le cas général heureusement!

Enfin bref, méfiance avec ça, et si j'avais un conseil, c'est de faire appel à un cabinet avant, ça coute un peu plus cher mais ça peut éviter pas mal de soucis... et des dépenses supplémentaires! Vu le coût personnelement j'en resterais là , et s'embarquer en plus dans des dépots à l'étranger il faut être sur que ça en vaut la chandelle...!?

Modifié 19 Avril 2007 par bird71

[brocexco]

L'expérience de bird71 me parait en effet une bonne leçon: On a dit que seules les marques "notoires" bénéficient d'un droit à l'antériorité, mais la notion de "notoire" est très floue. Il vaut mieux trouver un nom original (ce qui devient, - je suis d''accord - de plus en plus difficile!).